中國企業(yè)在海外遭遇知識侵權(quán)指控時的應對策略

    我國企業(yè)面臨的知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)問題，不僅涉及如何保護自己的知識產(chǎn)權(quán)，而且更多的是要考慮如何應對來自海外的侵犯知識產(chǎn)權(quán)指控。只要企業(yè)自己通過評估確認，自身商業(yè)行為的后果并沒有直接影響原告在法院所在地的商業(yè)利益(以具體的州為界)，則可以打管轄權(quán)訴訟。企業(yè)要根據(jù)實際需要選擇在海外設立辦事機構(gòu)或開展商業(yè)活動。基于模仿甚至抄襲生產(chǎn)產(chǎn)品的企業(yè)，更不要急于走向所謂的國際市場。

　　隨著我國企業(yè)及其產(chǎn)品逐步走向國際市場，涉及知識產(chǎn)權(quán)的海外維權(quán)問題已經(jīng)被提上議事日程。與美日歐等發(fā)達國家和地區(qū)的企業(yè)相比，我國企業(yè)面臨的維權(quán)問題不僅涉及如何保護自己的知識產(chǎn)權(quán)，而且更多的是要考慮如何應對來自海外的侵犯知識產(chǎn)權(quán)指控。我們可以近期美國法院審理的兩起涉及我國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)案件為引線，討論中國企業(yè)在海外遭遇知識侵權(quán)指控時的應對策略。

　　兩個中國企業(yè)被訴案例

　　【玲瓏輪胎案】

　　山東招遠的玲瓏輪胎股份有限公司與阿聯(lián)酋迪拜的A l D obow i，Ltd.公司合作生產(chǎn)一種礦山機械用橡膠輪胎并銷往美國 ， 被 美 國 佛 羅 里 達 州 的TI REE N G IN E E R IN G A N D D IS T R IB U -T ION　，L L C，d / b / a Alp h aT yreSystem s，d/b/a A lpha MiningSystem s以侵犯版權(quán)、侵犯商標權(quán)、商業(yè)共謀等為由訴至美國弗吉尼亞州東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院。在陪審團裁定各項指控均成立的前提下，一審法院判決支持了原告的訴訟主張，判令兩被告共同向原告承擔2600萬美元的賠償及高達63萬美元的律師費。兩被告不服一審判決，上訴至美國聯(lián)邦第四巡回法院。上訴法院經(jīng)過審理，部分撤銷了一審法院的判決，包括一審法院關(guān)于被告侵犯原告商標權(quán)及構(gòu)成商業(yè)共謀的指控，但仍然支持了一審法院判決的2600萬美元的損害賠償判決。

　　【華測認證案】

　　原告是美國的L A B T E ST IN T E R -N A T IO N A L，IN C .，d/b/aIntertekC onsum er G oods N orthA m erica，簡稱Intertek，是一家在美國特拉華州注冊的，向消費品產(chǎn)業(yè)提供產(chǎn)品檢驗、測試及認證服務的公司。被告是我國深圳的C E N T R E T E S T IN G IN T E R N A T -IO N A L C O R P .(深圳華測鵬程國際認證有限公司，簡稱“華測認證”或C T IC ertification，原為C Q C深圳評審中心)，與原告同屬于產(chǎn)品檢測與認證服務提供商。原告在我國舉辦的博覽會上發(fā)現(xiàn)，被告散發(fā)的一些資料實際上是未經(jīng)許可復制原告享有版權(quán)的培訓資料。與此同時，被告網(wǎng)站上還聲稱提供一些培訓課程，其中使用的教材也是未經(jīng)許可復制的原告的資料。于是，原告便向美國康涅狄格地區(qū)的聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟，指控被告侵犯了其受美國版權(quán)法保護的資料。被告以其行為發(fā)生于中國，因而美國聯(lián)邦地區(qū)法院沒有管轄權(quán)為由提出異議。法院經(jīng)審理支持了被告的管轄異議。原告不滿康涅狄格州聯(lián)邦地區(qū)法院的一審判決，又以相同訴由向位于美國伊利諾伊州的聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟。被告在提出管轄權(quán)異議的同時提出反訴，以原告的行為構(gòu)成濫訴(vexatious litigation)為由，請求法院判決原告賠償其為在康涅狄格州應訴而支出的律師費。伊利諾伊州聯(lián)邦地區(qū)法院判決支持了被告的管轄異議，但以沒有證據(jù)證明原告的行為構(gòu)成濫訴為由，駁回了被告要求原告承擔其前訴律師費的主張。

　　以上兩個案件的被告均涉及我國企業(yè)，而且被指控的侵權(quán)行為都發(fā)生在我國。雖然被告均提出了管轄異議，但第一個案件的管轄異議未獲法院支持，第二個案件兩次立案后，法院均以美國法院沒有管轄權(quán)為由駁回了原告的訴訟。

　　為何玲瓏的管轄異議被駁回而華測的異議則被支持

　　法院的管轄可分為對人的管轄(或稱屬人管轄)和對物的管轄(或稱屬地管轄)兩類。

　　兩個案件中，作為被告的兩個中國企業(yè)均以受案法院沒有“對人管轄權(quán)”為由提出抗辯。因此，我們需要了解美國法院是如何確定“對人管轄權(quán)”的。

　　通常情況下，對人的管轄的確立，首先要考查的是被告的國籍與住所。一旦案件涉及的被告不是法院地的國民(包括公民及居民)，從主體上說，該案就屬于涉外案件；法院要主張對人的管轄，就構(gòu)成了美國法上的域外管轄或長臂管轄。雖然美國各州關(guān)于長臂管轄的立法并不完全相同，但都必須與美國憲法確立的“正當程序”原則相一致。某些案件的法官甚至解釋說，判斷長臂管轄能否成立，最終實際上就是要看法院行使管轄權(quán)是否符合美國《憲法》第14修正案確立的“正當程序”原則。

　　由于域外管轄或長臂管轄的初始目的是方便本國國民的訴訟，并且通過本國法院的管轄，最大限度地保護本國國民的利益，所以在傳統(tǒng)上，美國法院在接到原告起訴后，都會盡可能找到其得以行使管轄權(quán)的理由。為此，“最低聯(lián)系”原則逐漸被確立。

　　所謂最低聯(lián)系，就是要求法院在行使對案件的管轄權(quán)時，至少應當有一個起碼的門檻。美國最高法院在相關(guān)案件中確立的標準通常會被美國法院援引來認定最低聯(lián)系，即一般管轄+具體管轄的雙重審查。只有當兩個標準都符合時，法院才可以行使管轄權(quán)。

　　在玲瓏輪胎案中，法院并沒有找到被告在當?shù)負碛谢蜃赓U房產(chǎn)，或者擁有生產(chǎn)設施的證據(jù)，也沒有證據(jù)表明被告在當?shù)毓陀昧酥苯訌氖律a(chǎn)或銷售的雇員，僅僅發(fā)現(xiàn)被告曾在當?shù)嘏c原告的前雇員進行接觸，并從其手中獲得了原告的設計圖，并發(fā)現(xiàn)該雇員從原告公司離職后自己在當?shù)亻_辦了事務所，且與被告之間存在實質(zhì)性的聯(lián)系。除此之外，被告與法院地的聯(lián)系就是將侵權(quán)產(chǎn)品銷售給當?shù)氐挠脩?。這意味著被告與法院地之間的聯(lián)系實際上并沒有達到“連續(xù)且系統(tǒng)”的程度。

　　在華測認證案中，伊利諾伊州聯(lián)邦地區(qū)法院考慮的因素包括：被告是否在該州擁有或者租賃有房產(chǎn)？被告在該州是否擁有固定的設施？以及被告在該州是否雇用了雇員？經(jīng)審理，法院認定，這三個問題的答案都是否定的。

　　當然，為了傾向于行使管轄權(quán)，自20世紀80年代開始，在不涉及國家和政府利益時，美國法院在涉及包括知識產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的侵權(quán)案件時，引入了另外一個考量標 準 ， 即 意 欲 受 益(p u rp o sefu llyavailm ent)標準。

　　在玲瓏輪胎案中，由于法院已經(jīng)認定被告有意利用在弗吉尼亞州開展活動的優(yōu)勢，所以在涉及對人管轄問題時，法院特別強調(diào)，被告系外國公司這一事實本身并不能說明對其實施管轄構(gòu)成對被告的負擔。在這一論斷的前提下，法院又刻意指出，被告是在弗州會見的原告前雇員；該雇員從弗州竊取了原告的輪胎設計；被告還雇用該雇員在弗州開設了設計事務所，并與該雇員之間有著實質(zhì)性的往來。這一切都是為了最終認定被告具備了與該州的最低聯(lián)系，從而允許該允州的聯(lián)邦地區(qū)法院對其實施屬人管轄。

　　而在華測認證案中，法院認為，只有以下三個條件都具備時，法院才能對被告行使屬人管轄權(quán)：(1)被告實施了愿意的侵權(quán)行為；(2)該行為的目標明確指向了法院地；(3)被告知道其行為將會導致原告受傷害。由此可見，法院在該案中對被告的主觀狀態(tài)給予了非常高度的關(guān)注。審理過程中，原告也曾提供若干證據(jù)，試圖證明被告與法院地存在各種各樣的聯(lián)系，但法院最終卻以沒有管轄權(quán)為由駁回了原告的起訴。

　　另外，兩個案件的法院還考慮了另外一個問題，即對被告行使屬人管轄是否符合“合理原則”或“傳統(tǒng)的公平正義”原則。是否直接影響了美國的商業(yè)是案件管轄的關(guān)鍵.從兩個案件可以看到，雖然兩個案件的案情確有些不同，但從旁觀者的角度來看，兩個案件之間的區(qū)別也并非很大，但美國法院的判決結(jié)果卻大相徑庭。這兩個案件的實質(zhì)性區(qū)別就在于：第一個案件中被告的行為后果直接影響了美國的商業(yè)，即被告的侵權(quán)產(chǎn)品直接替代了原告的產(chǎn)品，從而使原告喪失了大量的營利機會。這也是陪審團在法官并不完全同意的情況下支持了原告全部指控的根本原因，并直接導致了法院在駁回原告部分侵權(quán)指控的情況下幾乎全部支持了原告的賠償請求。第二個案件的被告雖然也未經(jīng)許可而復制了原告享有著作權(quán)的資料，但這種復制的后果并沒有直接影響到美國的商業(yè)，因而法院認定被告與法院地之間缺乏足夠的聯(lián)系，對被告實施管轄有違公平正義原則。

　　另外，從現(xiàn)有資料上看，兩個案件的當事人在訴訟過程中向法院提供的證據(jù)都非常細致和具體，尤其是原告方面的證據(jù)幾乎觸及到被告商業(yè)活動的全部細節(jié)，包括公開的和秘密的活動。

　　應對海外知識產(chǎn)權(quán)官司應注意的問題

  　根據(jù)以上介紹和分析，特提醒我國企業(yè)，當遭遇外國企業(yè)在外國提起的知識產(chǎn)權(quán)訴訟時，應當注意以下幾個細節(jié)方面的問題：

　　判斷能否就案件本身的合法性提出質(zhì)疑，能否打贏管轄權(quán)訴訟。

　　只要我們自己通過評估確認，自身商業(yè)行為的后果并沒有直接影響原告在法院所在地的商業(yè)利益(以具體的州為界)，即使企業(yè)在該地有房產(chǎn)或者其他設施，或者與該地存在其他商務聯(lián)系，仍然可以打管轄權(quán)訴訟。當然還需要說明的是，打贏國外的管轄權(quán)訴訟也并不等于萬事大吉，因為權(quán)利人在中國起訴同樣可能勝訴。

　　不論提出何種抗辯，必須做到實話實說，不能說謊，也不能隱瞞事實。

　　西方文化中有兩句話是必須牢記的：一句是“講實話的成本最低”；另一句是“說出事實的一半無異于撒謊”。而不論是直接撒謊，還是隱瞞部分事實，一旦被認定，都會給自己帶來直接的不利后果。這一點與中國的爭議解決機制完全不同。在中國，即使一方當事人直接撒謊，裁決機構(gòu)也不能直接據(jù)此作出對其不利的裁決結(jié)果，而只能是基于現(xiàn)有證據(jù)進行裁決。

　　訴訟準備工作一定要做實、做細。

　　更重要的是，各項證據(jù)準備工作一定要在開庭前完成，而不能像擠牙膏一樣根據(jù)所謂的需要臨時拼湊或分時提交證據(jù)。在美國法院審理的案件中，相當一部分案件的事實部分是需要陪審團作出裁決的。不但撒謊會被裁決敗訴，提供的證據(jù)或者闡明的事實不充分、不及時，也可能給陪審團留下不誠實、不負責任的印象，從而在事實裁決部分作出不利的結(jié)論。

　　不要盲目進入海外市場，尤其是自己沒有足夠的知識產(chǎn)權(quán)儲備。

　　要根據(jù)實際需要選擇在海外設立辦事機構(gòu)或開展商業(yè)活動。基本上基于模仿甚至抄襲生產(chǎn)產(chǎn)品時，更不要急于走向所謂的國際市場。雖然知識產(chǎn)權(quán)保護具有嚴格的地域性，我國企業(yè)可以理直氣壯地在國內(nèi)使用那些不受我國專利法保護的外國專利，但如果相關(guān)產(chǎn)品被輸出到專利保護國，生產(chǎn)者的行為同樣會被指控為侵權(quán)。而涉及到著作權(quán)與商標權(quán)時，在自動保護及制止不正當競爭已經(jīng)成為各國普遍接受的法律制度的情況下，所謂的地域性已經(jīng)變成只是學理意義上的知識產(chǎn)權(quán)保護邊界。加之許多國家的法院都已經(jīng)開始實施長臂管轄制度，在任何國家完成的侵權(quán)行為都有可能成為權(quán)利人所在地法院審理的理由。

(作者單位：中國社科院知識產(chǎn)權(quán)中心 唐廣良）